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Tiffany v. eBay

In den USA ist Mitte Juli 2008 ein richtungsweisendes Urteil zur Haftung von Auktionshäusern für Angebote gefälschter Markenprodukte ergangen. Konkret standen sich Tiffany und eBay gegenüber. Der United States District Court Southern District of New York hatte darüber zu befinden, ob eBay seinen Pflichten genügt, wenn das Unternehmen rechteverletzende Angebote nach einem Hinweis des Rechteinhabers entfernt oder ob das Unternehmen von sich aus noch mehr unternehmen muss. In Deutschland ist der BGH ja bekannterweise der Ansicht, dass ein Auktionsveranstalter zwar zunächst nicht zu einer proaktiven Kontrolle von Angeboten verpflichtet ist. Wird ihm dann aber ein Rechtsverstoß bekannt, muss er nicht nur das konkrete Angebot entfernen, sondern auch verhindern, dass gleichartige erneut erscheinen.
Das Urteil aus New York werde ich in dieser und den nächsten beiden News-Meldungen ausführlicher analysieren. Zum Beginn heute einige interessante Fakten zur Bekämpfung des Markenmissbrauchs bei eBay:
  • eBay entfernt rechtsverletzende Angebote nach einem Hinweis. Das Unternehmen investiert jährlich ca. 20 Millionen US-Dollar in den Kampf gegen Produktpiraterie. Von Dezember 2000 bis Mai 2002 wurden die Auktionsangebote durch Mitarbeiter überwacht, seit Mai 2002 setzt eBay dafür eine sog. "fraud engine" ein, die illegale Angebote und damit auch gefälschte Markenprodukte aufspüren soll. Jährlich fließen ca. 5 Millionen US-Dollar in ihre Weiterentwicklung. Die Suchmaschine findet täglich mehrer tausend bedenkliche Angebote, die dann von Mitarbeitern überprüft werden.
  • eBay stellt Rechteinhaben mittels des sog. Verified Rights Owner Programms (VeRO) ein einfaches Notice and Take Down-Verfahren zur Verfügung. Diese können Rechtsverletzungen melden (mittels einer sog. Notice of Claimed Infringement oder NOCI) und eBay beendet dann die entsprechenden Auktionen innerhalb von 24 Stunden (in 3/4 aller Fälle erfolgt die Löschung innerhalb von 4 Stunden).
  • Tiffany ist zunächst gegen Anbieter von Fälschungen vorgegangen. Aufgrund der gewaltigen Zahl von Produktpiraten ist das Unternehmen dann aber bereits 2003 an eBay herangetreten, um das Problem einzudämmen. EBay wollte sich dabei insbesondere nicht auf die Forderung einlassen, jeden Anbieter mit 5 oder mehr Schmuckstücken von Tiffany automatisch sperren zu lassen.
  • Seit 2003 hat Tiffany eBay mehr als 280.000 Fälle von gefälschten Markenprodukten mit dem VeRO-Programm gemeldet und dafür Geld in Höhe von rund 760.000 US-Dollar investiert! Dabei seien noch nicht einmal alle gefälschten Produkte aufgeflogen. Insbesondere Versteigerungen an Wochenenden oder mittels der "Buy it now" Option seien häufig ohne rechtzeitige Angreifmöglichkeit abgewickelt worden.
  • Probekäufe von Tiffany haben ergeben, dass über 70% der bei EBay gekauften Tiffany-Artikel Fälschungen waren. Lediglich bei 5 % konnte festgestellt werden, dass es sich um Originale handelt. Auch wenn das Gericht Kritik an der konkreten Erhebung dieser Daten hatte, ist doch unbestritten, dass eine Vielzahl von Tiffany-Angeboten bei eBay Fälschungen sind.
Unmittelbare Markenrechtsverletzung durch eBay
Tiffany hat eBay eine unmittelbare Markenrechtsverletzung vorgeworfen, weil der Markenname "Tiffany" mehrfach auf der Auktionsplattform genannt wurde, z.B. als Produktkategorie oder im Rahmen einer Liste von Markenprodukten, die bei EBay erworben werden können. Ferner wurde das Schalten von Werbeanzeigen bei Yahoo und Google kritisiert, die bei einer Suche nach "Tiffany" erschienen.
 
Das Gericht verneinte einen Verstoß gegen den Lanham Act. Eine Markenrechtsverletzung liege wegen der lediglich beschreibenden Verwendung der Marke nicht vor (Siehe dazu Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F. Supp. 2d 402, 413 (S.D.N.Y. 2006); New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992)). Dieser sog. "nominative fair use" setzt voraus, dass
  • ein Produkt ohne Nennung der Marke nicht beschrieben werden kann,
  • die Markennennung nur im erforderlichen Umfang erfolgt, um das Produkt zu identifizieren und
  • die Benutzung nicht in einer Art und Weise erfolgt, die eine Verbindung zum Markeninhaber vermuten lässt.
 
Juwelen von Tiffany sind Luxusartikel. Ohne Nennung der Marke können sie praktisch nicht zutreffend beschrieben werden. Bei eBay-Käufern mag Zweifel darüber bestehen, ob einem Auktionsangebot ein Original oder eine Fälschung zugrunde liegt. Ihnen ist aber bewusst, dass sie nicht von Tiffany selbst kaufen.
 
Hinsichtlich der AdWords-Problematik hielt sich das New Yorker Gericht mit Ausführungen zurück. Zwar neigte es stark dazu, eine Markenbenutzung bei der Verwendung einer Marke als AdWords zu bejahen (weil der Markenname Tiffany auch im Text der Werbeanzeige vorkam und nicht nur als Keyword). Es ließ dies aber letztlich offen, weil auch insoweit von einer nur beschreibenden Verwendung der Marke auszugehen war. 

Mittelbare Markenrechtsverletzung durch eBay

Kann eBay für markenrechtsverletzende Angebote Dritter in den USA in die Haftung genommen werden? 

Im Jahre 1982 hat der US Supreme Court im Fall Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories., Inc. (456 U.S. 844, 856-59 (1982)) klargestellt, dass neben dem unmittelbaren Rechteverletzer auch weitere Personen unter bestimmten Voraussetzungen für eine Markenrechtsverletzung haftbar gemacht werden können. Dies komme zum einen dann in Betracht, wenn der Hersteller oder Vertreiber einer Ware einen Dritten zu der Markenrechtsverletzung anstiftet (induces another to infringe a trademark)) oder wenn er diesen weiterhin mit der Ware beliefert und weiß oder wissen müsste, dass dieser damit eine Markenrechtsverletzung begeht (continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement). Auf die zweite Alternative hat Tiffany seine Klage gegen eBay gestützt.
 
Das Gericht stellte zwei Punkte in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Zum einen die Auslegung des Wissenselements und das Merkmal "product":
 
  • Die Haftung für eine contributory trademark infringement setzt voraus, dass der Dritte dem Rechteverletzer ein "product" überlässt. Nun ist die Auktionsplattform in diesem Sinne sicher keine Sache, doch wird dieses Merkmal weit verstanden. In Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services, Inc. (955 F.2d 1143, 1152 (7th Cir. 1992)) und Fonosovia v. Cherry Auction, Inc. (76 F.3d 259, 265 (9th Cir. 1996)) wurde der Betreiber eines Flohmarktes für den Verkauf gefälschter Markenprodukte durch einzelne Händler für haftbar gehalten. Letztlich kann auch jede "Dienstleistung", die den Rechteverletzer unterstützt, genügend sein (siehe aus der Rechtsprechung dazu ferner Int’l B.V. v. Ben-Menachem, No. 06 Civ. 3917 (RWS), 2007 U.S. Dist. LEXIS 95366, at *32 (S.D.N.Y. Jan. 3, 2008); Polo Ralph Lauren Corp. v. Chinatown Gift Shop, 855 F. Supp. 648, 650 (S.D.N.Y. 1994); Mini Maid Services Co. v. Maid Brigade Systems, Inc., 967 F.2d 1516 (11th Cir. 1992)). Allerdings nur unter einer Einschränkung. Der Dritte muss eine direkte Kontrolle über die Rechtsverletzung ausüben (siehe dazu Lockheed Martin Corporation v. Network Solutions, Inc.,194 F.3d 980, 984 (9th Cir. 1999); Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n, 494 F.3d 788, 807 (9th
    Cir. 2007)). Um diese zu verneinen genügt es nicht, dass eBay die verkauften Waren nicht wie ein Veranstalter eines Flohmarktes kontrollieren kann. Das Gericht stellte einerseits darauf ab, dass eBay den Verkauf von Tiffany-Produkten auf seiner Website forcierte (z.B. durch AdWords-Werbung), und von diesen profitierte (im Rahmen der Auktionsgebühren) , andererseits hinreichend großen Einfluss auf die eingestellten Verkaufsangebote ausübt und dabei auch den Ausschluss bestimmter Produktkategorien durchsetzt. 
     
  • Tiffany wollte das Wissenselement so verstanden wissen, dass auch Dritter für Rechtsverstöße verantwortlich gemacht werden können, die vernünftigerweise zu erwarten sind ("infringing conduct can be reasonably anticipated"). Der District Court erteilte dem in Übereinstimmung mit der überwiegenden Rechtsprechung eine Absage (GMC v. Keystone Auto. Indus., No. 02- 74587, 2005 U.S. Dist. LEXIS 23168, at *35
    n.21 (E.D. Mich. May 10, 2005); P&G v. Haugen, 158 F. Supp. 2d 1286, 1294 (D. Utah 2001); Medic Alert Found. United States, Inc. v. Corel Corp., 43 F. Supp. 2d 933, 940 (N.D. Ill. 1999); Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, 175
    F.R.D. 640, 646 (C.D. Cal. 1997); David Berg & Co. v. Gatto Int’l Trading Co., 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1070, at *11 (N.D. Ill. 1988); a.A. Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharm. Co., 547 F. Supp. 1095, 1116 (D.N.J. 1982); aff’d, 719 F.2d 56 (3d Cir. 1983)). Eine solche Erweiterung sei vom Inwood-Urteil des Supreme Courts nicht mehr gedeckt.

    Ebenfalls konnte Tiffany das Gericht nicht davon überzeugen, als to one whom it knows or has reason to know ein allgemeines Bewusstsein genügen zu lassen, dass es auf der Plattform zu Rechtsverletzungen kommt. Schon das Wörtchen "one" lasse erkennen, dass auf eine konkrete Rechtsverletzung einer bestimmten Person abzustellen sei. Auch bestehe nach Inwood keine Pflicht zum Handeln, wenn es nur möglicherweise zu einer Rechtsverletzung kommen könnte (should not be used to require defendants to refuse to provide a product or service to those who
    merely might infringe the trademark
    . Inwood, 456 U.S. at 861). Da eine nicht unerhebliche Zahl der angebotenen Tiffany-Produkte keine Fälschungen seien, sah das Gericht das Merkmal als nicht erfüllt an.

    Schließlich folgte der District Court auch nicht der Argumentation von Tiffany, dass die Zahl der Rechtsverletzungen eBay zu weiteren Maßnahmen hätten veranlassen müssen. eBay habe sich blind gegenüber den Verstößen gezeigt ("willfully blind to evidence of infringement") und deshalb wäre "reason to know" gegeben. Das Gericht unterstrich, dass es auch bei einem allgemeinen Bewusstsein von Rechtsverletzungen auf der Plattform keine gesetzliche Pflicht gebe, solche zu verhindern. Eine solche Pflicht könne auch nicht durch die Hintertür der von Tiffany gewollten Auslegung zugelassen werden. Zudem habe eBay über die Jahre seine Maßnahmen gegen die Angebote gefälschter Markenartikel kontinuierlich weiter entwickelt.
     
  • Wenn  eBay von einem rechteverletzenden Angebot benachrichtigt wurde, entfernte das Unternehmen dieses. Damit ist es seinen Pflichten aus Inwood nachgekommen. Bei Kenntnis besteht nur eine Haftung, wenn die Plattform weiter bereitgestellt wird ("continues to supply") 
 
 Fazit: Nach US-amerikanischem Recht ist eBay nicht verpflichtet, von sich aus proaktive Maßnahmen gegen Produktpiraterie zu ergreifen. Es liegt am Markeninhaber Rechtsverstöße auf der Auktionsplattform zu melden. Dann ist eBay verpflichtet, die Angebote zu löschen. Ansonsten rutscht das Unternehmen in eine Haftung für eine contributory trademark infringement

 

Hinweis: Tiffany hat Berufung gegen das Urteil eingelegt!

 

 

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